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专利——最后的边境卫士?

2016-08-04    来源:《法人》

用来打击未经批准的海外产品被进口回国的有效途径就是制造有别于国内版本的海外版产品。不仅仅是产品自身的差异使得海外版本更难销售,而且还可以使用版权和商标权利来对抗这些销售行为


文Susan Susan G. Fishbein, Bryan Wheelock翻译 《法人》记者 王映


一个国家国内法规范着知识产权并确定其有效性——比如专利、商标和版权。因此,这些权利常常被视为区域性的独立存在。这意味着一个国家专利、商标和版权的交易并不会在另一个国家用尽相应的权利。

因此,在一个国家中知识产权支持的产品销售,这并不会妨碍其他国家的知识产权所有者阻止进口产品首次销往国外。知识产权所赋予的属地权利一般允许这些权利的所有者将市场细分,在每个国家中开发利用权利。

例如采用允许所有者最大化利润的本地定价策略,不必担心产品的定价差异将导致在定价低廉国家的产品会流向其他定价更高的国家。不仅细分市场可以最大化知识产权所有者的利益,更使得产品可以更广泛地应用,因为权利持有者可以根据当地情况来对产品定价。


版权用尽之后


约翰·威利父子公司出版社(John Wiley & Sons Inc.)是一家专攻学术出版物的国际化出版公司,它对全球市场的教科书采用了差异定价的战略,例如在美国印刷和销售美国版本,而另有一个相对低价的在国外生产和销售的国外版本。一个名叫Supap Kirtsaeng的泰国学生在美国留学时注意到了这一价差,并让在泰国的朋友和家人在当地书店购买低价的外国版本英语教科书。这些书被寄到美国,Kirtsaeng在此转售并赚取了利益。

2008年,约翰·威利父子公司出版社起诉Kirtsaeng侵犯其版权,特别是对其拥有的受美国版权法106(3)条保护的独家经销权和第602条保护的独家进口权的侵犯。Kirtsaeng辩解称在版权法第109条下的首次销售原则准许他对转售版权人处合法获得的教科书,“为在此款下,合法取得的特定拷贝的所有人可以在没有版权所有者的授权下,出售或者以其他方式处置所拥有的这一份拷贝”。

出版社在地区法院获得了支持,法院认为首次销售原则并不适用于外国生产的产品,即使是在版权所有者授权下生产的,第二巡回法院确认了这一说法。

四年后的2012年,美国最高法院认为此案的重点问题在于在第109条下“是否合法制造”从地域上限制了该款的适用范围。最高法院得出结论认为,考虑到上下文和首次销售原则的历史,这句话更倾向于从非区域的角度来解释。这也就意味着首次销售原则适用于约翰·威利父子公司出版社的外国版本在国外进行销售,因此其无法阻止Kirtsaeng进口并销售。

Kirtsaeng严重限制了企业使用版权地域歧视价格的能力。现在,如果版权作品的价格差异太大,在一个低价国家的买家可以像Kirtsaeng一样利用价差,并削弱价高国家版权所有者的权利。Kirtsaeng自己在eBay上就销售了近100万美元的教科书,所以这单单对出版和音乐产业的影响就可能是巨大的。

在“后Kirtsaeng”的世界,企业必须使产品充分地不同,才能使在高价国家销售的产品比低价国家销售的产品更具吸引力,或者找到其他方法来避免与自己竞争。


专利权如何运用


在Kirtsaeng之后,很多人质疑最高法院对于首次销售的宽泛解释是否将适用于专利和版权。专利也支持大幅的价格差异,特别是在制药领域,消费者早就认识到许多处方药在其他国家可以以低得多的价格获得。美国联邦巡回上诉法院最近有机会在利盟国际公司(Lexmark International, Inc.)诉印象公司(Impression Prods.)一案中重新审视专利首次销售原则。在此案中,印象公司购买二手利盟打印机硒鼓,进行重新回填并倒卖。印象公司在国内获得的所有二手硒鼓都受到单次使用的限制,而其在国外获得的二手硒鼓则一些适用于此限制,一些不受此限制。

在单次使用限制原则有效性的问题上,联邦巡回法院遵循了此前在马林克罗公司(Mallinckrodt, Inc.)诉中部公司(Medipart, Inc.)一案中的判决,即一个专利所有者销售一个合法地一次性使用/无转售限制的已取得专利物品,并向买家明确沟通表明不会通过销售给予买家和下游买家转售或者反复使用的权利。因此,无论是在国内还是国外,明确限制都将适用。

关于首次销售原则是否适用于国外销售的问题,联邦巡回法院遵循了此前在爵士照片公司(Jazz Photo Corp.)诉国际贸易委员会(International Trade Comm’n)一案中的判决,即美国专利的拥有者,仅仅通过销售或者授权在国外进行在美国已获专利物品的交易,而没有授权买方在美国进口、销售和使用它。

因此,联邦巡回法院在专利上得出了与最高法院在Kirtsaeng版权案中完全相反的结论。这一不同的结果源于一个事实,即与在第109-17(a)款中明确了法定首次销售例外的版权法不同,专利法并无此规定。联邦巡回法院注意到,国会十分重视侵权,而且独家权利规定从属于对首次销售条款的明示保证,但是并没有在与专利相关的权利中创造出这种权利用尽,而这其中之一是自营进出口经营权。

在利盟案中,联邦巡回法院开始通过专利法区别于版权法来进行解释,它认为在版权法规中,国会植入了一个条款即第109(a)条,给予某些物品所有者以销售权,并使侵权、进口和独家权利规定都服从于明示保证。联邦巡回法院进一步指出,专利法不包含国会规定的用尽规则,更不用说是一项让明确定义的侵权和权利排除屈从于任何国会表示的权利用尽规则。

因此,专利为他们的所有者提供免受未授权进口的双重保护。第一,专利所有权人可以对已专利物品的销售实行售后限制。第二,外国专利产品的销售不能用尽专利所有权人阻止专利产品被进口回美国的权利。


商标保护的问题


商标保护的依据有别于享有有限垄断保护的版权和专利。商标法律从产品和服务的源头保护着消费者免于混淆,并使商标所有权人免受不正当竞争的影响。因此,当有人从其他国家进口的正品时,它不一定是构成侵权,因为公众并不会不清楚货物的来源,和商标所有者也没有面临不公平交易。

如果进口商在进口之前对海外获得的商品进行了改造修改,或者如果这些货物与国内销售的产品存在重大差异,则对该品牌产品的进口可能构成侵权。 但是,如果产品没有被改造并与国内销售产品无重大不同,则很难阻止进口,特别是如果外国产品来源是国内品牌所有者的子公司。

如果国外销售的产品与国内所售产品相同,商标则无法比版权更有效地防止外国产品进口到美国。但是,如果产品存在重大差异,商标则可以给企业提供一定保护。当“重大差异”标准不明时——第三巡回上诉法院评论道:“由于消费者的偏好和人类的想象力一样善变而多元,不可能制定详尽的产品重大差异清单。”

总的来说,“法院对重大适用低门槛,要求不超过可能使消费者在购买产品时考虑国外产品与国内产品的不同,因为这种差异就足以削弱国内商品来源的商誉”。一个实例是,仅仅是取消一个用于质量控制和防伪目的的序列号,尽管对于终端客户而言是隐形的,也构成了重大差异。尽管标准很低,但并非所有差异都是重大的。

如果美国商标的所有权是完全独立于外国制造商或供应商的所有权,那么美国商标所有者将可能会帮助在关税法第526条底下外出外国制造的产品。但是,这并不适用于商标所有者为子公司或者从属于共同拥有或者控制的情况。


市场细分的未来


Kirtsaeng案对外国销售首次销售原则的适用显然是对例如出版商和软件公司的一个打击,这些公司依靠版权以防止产品被以更便宜的价格销往国外。然而,更深远的影响是因为Kirtsaeng案还可以阻止企业利用包装、指示和产品手册来依靠版权,来防止他们的产品销往国外。在Kirtsaeng案之后,企业可以利用版权来防止产品被进口或者销往国外的方式只可能是在国外销售一个不同于美国的版本。

这样,美国版的版权就没有被用尽。如果一个企业要区分国外和国内产品,企业则需要使得国外的版本对美国而言更没有吸引力,从而减少消费者可能会将国外版带回美国的可能性。企业也可能要努力将国内和国外版权的所有权分离,以防止国外版权所有人发起可能导致美国版权所有者行使权利的对外首次销售。

产品差异化也是利用商标权利来阻止输入合法海外销售产品的最有效方式。产品的差异越大,法庭就越可能认定消费者会因为国外版产品的销售而感到困惑,从而构成与国内版本的竞争。

利盟案在Kirtsaeng案之后,为使用专利保持国外价格差异注入了持续活力。虽然这在最高法院审核之后可能有所变化,但是就现在来说,作为一个企业可以使用专利权来防止外销产品被输入,这对产品受到专利保护的企业而言是个好消息。

同时,对产品尚未受到专利保护的公司而言有个建议:一个企业应该寻求所有的专利保护,包括对产品外观或者其包装的设计专利。在典型的专利保护之下,需要进行最广泛的专利保护来包围可能的竞争者,但这种情况却有所不同,专利只需要覆盖企业自己的产品,因为需要专利保护的是返销企业自己拥有的产品。甚至一个成熟产品可能会以支持一个设计专利的方式进行重新设计、包装。

企业需要有能力定制其产品营销,以适应当地市场,这常常包括价格差异。然而,定价差异越大,产品被以较低价格原路返回美国与企业自身竞争的可能性就越大。用来打击未经批准的海外产品被进口回国的有效途径就是制造有别于国内版本的海外版产品。不仅仅是产品自身的差异使得海外版本更难销售,而且还可以使用版权和商标权利来对抗这些销售行为。

然而,当以上方式都不实际或者在经济上不可行时,企业可能仍有选择。虽然最高法院在Kirtsaeng案中删除了版权作为打击此类未经授权的进口的工具,联邦巡回法院在利盟案中表示,专利可以用来阻止海外销售的相同产品输入回国。这对已有专利产品的公司而言是个好消息,而对没有专利产品的公司则是一个寻求专利保护的激励,即使这只需要一个细小的产品及包装的重新设计而已。

(本文英文版权属于全球企业法律顾问协会)


专利仍然是用来保护国内市场免受进口海外产品侵入的最好工具


■专利权不必然因国外销售而被用尽

■即使是微小特点的专利都是有价值的,因为产品的海外版本肯定会违反,而狭窄的专利更难以攻击。

■甚至产品外观或者包装的设计专利都可以防止海外版本产品的输入。

■一个简单设计的更新或者重新包装可以支持有个新的设计专利,即使是在成熟产品中。

■ 专利还可以支持售后限制,有助于保护国内市场。

细分市场战略

■区分产品,以使国外版本对国内市场的吸引力下降。

■在国外版和国内版产品中引入“重大差异”,从而使存在重大不同的国外版本产品被认定为商标侵权。

■积极为产品及其包装申请专利,从而使国外版本产品的输入侵犯专利权。

■执行许可(例如,软件许可)或者限制销售方案,以实现对产品的售后控制。

■分离国内和国外知识产权的法定所有权,以避免知识产权用尽。


内部律师保护企业全球知识产权必须要知道的十件事:

1.在对公司外披露任何发明之前及时提交专利申请。

2.当发明家来自不同国家时,一定要在当地法律下正确收购权利。

3.当发明家来自不同国家时,一定要遵守当地关于本地申请和国外申请执照的法律。

4.当做出国外注册的决定时,要考虑到获取和维护专利的整体成本,而不只是注册的费用。

5.用产品和包装设计专利加强您的知识产权组合。

6.在产品的所有地方注册公司的品牌和标识。

7.注册产品和包装独特的、非功能性的特征作为商标,以获取这些功能潜在的永久保护。

8.当在多个国家内销售一个版本的产品时,确保专利标志例如“专利申请中”、“取得专利”或者“®”在每个产品将被运到的国家中都是正确的。

9.考虑到产品的售后限制,虽然Kirtsaeng案中在版权角度下不适用,但是利盟案中在专利领域得到了认可。

10.区分分布在不同地域市场的产品和包装有利于防止知识产权权利用尽,保护企业免受与自己的产品竞争。

(责任编辑:linjun)

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